Kostenerstattung bei Abmahnung wegen Markenrechtsverletzungen

Die Kosten des Patentanwalts

Eine markenrechtliche Besonderheit ist es, dass man in markenrechtlichen Streitigkeiten zusätzlich zu einem Rechtsanwalt auch einen Patentanwalt beauftragen kann. Hieraus schließen viele, dass im Falle einer markenrechtlichen Abmahnung nicht nur die Kosten des Rechtsanwalts, sondern zusätzlich auch die Kosten des Patentanwalts geltend gemacht werden können. Die Folgen für den Abgemahnten sind enorm: die Kosten werden direkt verdoppelt.

Der Bundesgerichtshof (BGH Urteil vom 24.02.2011, Az.: I ZR 181/09) hat hierzu entschieden, dass die Kosten des Patentanwalts nur dann zu erstatten sind, wenn die Beauftragung notwendig war. Viele Fälle von Markenverletzungen sind aber so einfach gelagert, dass es nichteinmal einer Erläuterung bedarf, warum hier eine Markenrechtsverletzung vorliegt. Und: selbstvesrtändlich beherrschen auch Rechtsanwälte das Markenrecht. Ob es unter diesem Gesichtspunkt überhaupt einmal der Hinzuziehung eines Patentanwalts bedarf, kann dahingestellt bleiben.

Der Erstattungsanspruch der Gegenseite

Wessen Marken oder anderen Kennzeichenrechte verletzt wurden, dem bleibt oft selbst nur das Mittel der Abmahnung. Sehr viele Abmahnungen enden dabei jedoch nicht in einem Gerichtsverfahren mit einer Kostenentscheidung, sondern werden – mehr oder weniger – gütlich beigelegt. Hierbei stellt sich dann die Frage, ob der Abgemahnte selbst die Kosten seiner Rechtsverteidigung beim Abmahnenden geltend machen kann, wenn z.B. auf eine weitere Durchsetzung der Abmahnung verzichtet wird. In Frage kommt hier ein Schadenersatzanspruch gegen den Abmahnenden. Wer allerdings in einem schwierig zu beurteilenden Fall eine Abmahnung erteilt, handelt in der Regel nicht schuldhaft, wenn sich die Abmahnung als unrichtig erweist. Ein Schadenersatz entfällt daher wegen fehlendem Verschulden. Dies hat der BGH bereits 2009 entschieden (BGH NJW 2009, 1262). Zudem besteht auch gerade bei unberechtigeten Abmahnungen keine Antwortpflicht des Abgemahnten.

Fazit

Sowohl bei der Frage des Abmahnens als auch bei der Frage der richtigen Reaktion auf eine Abmahnung, ist das Kostenrisiko genaustens zu prüfen und eine Abwägung zu treffen, welches Handeln in welchem Fall das Richtige ist.

Seien Sie daher im Falle von Abmahnungen stets gut beraten und kontaktieren Sie uns! 

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Florian Schuh ist Rechtsanwalt und Partner bei den elixir rechtsanwälten | martens & partner, Frankfurt am Main, mit den Tätigkeitsschwerpunkten Handels-, Unternehmens- und Gesellschaftsrecht sowie Wettbewerbsrecht, Markenrecht und Erbrecht. Weitere Infos auch bei Google+

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